Série di risoluzione delle controversie da parte di MKBAC: Arbitrato delle controversie sui marchi - IV rata
Nel panorama in continua evoluzione del diritto della proprietà intellettuale, l'arbitrabilità delle controversie relative ai marchi rimane un problema controverso. Una recente decisione in K. Mangayarkarasi (datata 9 maggio 2025) evidenzia questo punto, poiché persistono dubbi sull'arbitrabilità di tali controversie.
La controversia si basa sui fatti unici che rendono la discernibilità soggettiva in ogni caso. Manmeet Kaur Sareen, esperta di diritto della proprietà intellettuale che ha conseguito il master presso l'Università di Cambridge e dirige uno studio legale indipendente a New Delhi, è esperta nell'affrontare queste complessità.
Esploriamo le tre ampie domande che possono aiutare a discernere l'arbitrabilità delle controversie relative ai marchi:
- La risoluzione della controversia richiede l'analisi e l'evaluazione di più accordi che coinvolgono più parti per determinare i loro diritti e interessi? Se la risposta è affermativa, la controversia è generalmente non arbitrabile.
- Se è coinvolto un sub-franchisato o sub-licenziatario di terze parti, il franchisor/licensor può solo chiedere un'ordinanza per impedire loro di utilizzare il marchio in questione se una rivendicazione sopravvive nei confronti del sub-franchisato/sub-licenziatario di terze parti. Tuttavia, se non sono parti dell'accordo di franchising/licenza tra il franchisor/licensor e il franchisee/licensee, la controversia dovrà essere risolta attraverso un processo legale.
- Se vengono chiesti dei provvedimenti nei confronti di un terzo che non è parte dell'accordo, la controversia è generalmente non arbitrabile.
In un recente esempio, 'A Pvt. Ltd.' stipula un accordo di franchising con 'F Pvt. Ltd.' per la produzione e la vendita di dolciumi utilizzando il marchio 'Heavens'. 'F Pvt. Ltd.' subsequently stipula un accordo di licenza con 'Mr. B' per utilizzare 'Heavens' sui suoi biscotti secchi. Se 'Mr. B' non rispetta l'avviso di cessazione, 'A Pvt. Ltd.' potrebbe dover intraprendere un'azione legale contro entrambi 'F Pvt. Ltd.' e 'Mr. B'.
Il franchisor/licensor può invocare l'arbitrato per violazione del contratto se 'Mr. B' acconsente a smettere di utilizzare 'Heavens'. Analogamente, se il franchisee/licensee viola la clausola di proprietà intellettuale sub-licenziando il marchio in questione a un terzo, il franchisor/licensor può invocare l'arbitrato per violazione del contratto.
In alcuni casi, una parte potrebbe essere obbligata a contestare la validità di un marchio istituendo un procedimento ai sensi dell'articolo 57 della legge sul marchio, rendendo la controversia parzialmente arbitrabile. Tuttavia, la soggettività nella discernibilità dell'arbitrabilità delle controversie relative ai marchi non viene completamente eliminata e la complessità potrebbe presentare nuove sfide a causa dei moderni progressi digitali e delle nuove regolamentazioni.
L'applicazione chiara dei primi principi e della legge esistente di entrambi i paesaggi del marchio e dell'arbitrato può aiutare a risolvere questi problemi. ATB Legal, uno studio legale indipendente con sede a New Delhi specializzato in proprietà intellettuale, è ben attrezzato per gestire tali casi complessi. Anche se i risultati delle ricerche non specificano il nome della persona che lo dirige, Hemakshi Prabhu, un'associata junior chiave specializzata in proprietà intellettuale presso ATB Legal a New Delhi, è una figura di spicco in questo campo.
In conclusione, l'arbitrabilità delle controversie relative ai marchi rimane un problema complesso e controverso, con la necessità di un'analisi chiara e oggettiva per giungere a una conclusione definitiva. Man mano che il panorama digitale continua a evolversi, così
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